Реєстрація торгової марки: переваги та недоліки. Або для чого, для кого та навіщо?

 

Нормативна база

Паризька конвенція про охорону промислової власності

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 29.03.1883 р.

ЦКУ

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

Закон

Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХIІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

 

Словосполучення торгова марка є добре відомим усім. Але що таке торгова марка, яке її призначення, навіщо її реєструвати та чи є сенс взагалі реєструвати торгову марку – спробуємо розібратися у цій статті.

Що таке торгова марка?

Торгова марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються  від товарів і послуг інших осіб (ст. 1 Закону, ст. 492 ЦКУ).

Зазначимо, що знак для товарів і послуг, торговельна марка, товарний знак, фірмовий знак, бренд, торгова марка – це різні назви одного предмета.

Отже, відповідно до статей 1, 5 Закону, статі 492 ЦКУ торговою маркою є позначення або будь-яка комбінація позначень (слова, у тому числі власні імена, літери,  цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень), яка дозволяє виокремити, відрізнити таке позначення від інших товарів і послуг. Щоб краще уявити, як виглядає торгова марка, наведемо приклади відомих усім торгових марок: Apple, Coca-Cola, NIKE, Ford, Hilton, статуетка богині для Rolls-Royce, Lacoste (зображення крокодила), мелодія мобільного телефону Nokia тощо.

Реєстрація торгової марки – процес, при якому Державна служба інтелектуальної власності України засвідчує право власності на торгову марку шляхом внесення торгової марки у Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та видає свідоцтво на торгову марку.

Потрібно зазначити, що при реєстрації торгової марки власник зазначає для позначення яких товарів і послуг відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків буде використовуватися торгова марка. Внаслідок цього, право власника на торгову марку буде захищено саме щодо вказаних та споріднених з ними товарів і послуг. Отже, інша особа може зареєструвати таку саму торгову марку, але щодо інших товарів і послуг. Щоб цього уникнути, можна зареєструвати торгову марку щодо всіх класів. Зазначимо, що чим більше класів щодо яких реєструється торгова марка, тим дорожча її реєстрація.

Таким чином, право власності на торгову марку засвідчується свідоцтвом, яке видається  Державною службою інтелектуальної власності України. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника щоразу на 10 років. Кількість продовжень дії свідоцтва, як і кількість свідоцтв, які можуть бути зареєстровані на одну особу,  не обмежується.

Навіщо реєструвати торгову марку?

Причин для реєстрації торгової марки існує велика кількість, наведемо основні з них:

  1. Зареєстроване право власності на торгову марку дозволить захистити свою торгову марку від незаконного її використання іншими особами. Наприклад, питна вода «А» з зображенням човна на етикетці набула великої популярності, визнана широким колом споживачів. Внаслідок уподобання цієї питної води велика кількість споживачів бажають придбати саме її, а тому відрізняють її з кола інших аналогічних товарів за допомогою нанесеного на етикетку зображення човна та купують. В момент «популярності» питної води «А» у продажу з’являється питна вода «Б», яка своїм зовнішнім виглядом, а саме зображенням човна на етикетці, дужа схожа на питну воду «А». Внаслідок цього багато споживачів питної води «А» просто плутають її з питною водою «Б» та купують останню. Внаслідок цього власник питної води «А», права якого порушені, зазнає збитків у зв’язку з зниженням рівня продажу товару, ризикує взагалі втрати певну кількість своїх споживачів, ризикує втрати репутацію якісного товару внаслідок неналежної якості питної води «Б» та сплутування споживачами цих товарів тощо. У такому випадку, при наявності свідоцтва про право власності на торгову марку, зупинити порушення прав на торгову марку є порівняно не важким завданням. Відповідно до ст. 20 Закону на вимогу власника свідоцтва на торгову марку таке порушення  повинно  бути припинено, а порушник зобов’язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення,  схожого  з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Отже, при наявності свідоцтва на торгову марку власник може захистити свої порушені права шляхом:

–      безпосереднього звернення до порушника з вимогою припинити порушення права;-      звернення до Антимонопольного комітету України;-      звернення до суду.Усі ці способи не вимагають від власника додаткового доведення факту наявності права власності на незаконно використовувану торгову марку (цей факт підтверджується дійсним свідоцтвом на торгову марку). При відсутності такого свідоцтва власнику потрібно буде визнавати знак для товарів і послуг добре відомим і вимагати заборонити незаконне використання такого знаку, що є більш складною та тривалою процедурою. Потрібно зазначити, що після визнання знаку добре відомим право власності на нього вже не можна зареєструвати. Отже, головною функцією у даному випадку свідоцтва на знак для товарів і послуг є наявність можливості ефективно захистити свої права на знак для товарів і послуг від незаконного його використання іншими особами з усіма наслідками, що випливають з такого використання.2.                                    Друга причина реєстрації знаку для товарів і послуг випливає з першої – власник знака на товари і послуги може будь-яким чином використовувати цей знак. А саме, власник може наносити торгову марку на будь-який товар, для якого її
зареєстровано, упаковку, вивіску, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігати такий товар із зазначеним нанесенням торгової марки; застосувати торгову марку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торгову марку зареєстровано; застосувати торгову марку в діловій документації чи в  рекламі  та  в мережі  Інтернет. Також власник зареєстрованої торгової марки має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди торгову марку стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг та схожих з ними товарів і послуг настільки, що можна сплутати.3.                                    Зареєстрована торгова марка для товарів і послуг гарантує власнику захист від імпорту/експорту підробленого товару з незаконно нанесеною на нього торговою маркою (контрафакту) шляхом внесення знаку для товарів і послуг у Митний реєстр України.4.                                    Зареєстрований знак для товарів і послуг можна продати або будь-яким іншим чином відчужити чи надати у користування. Або внести на баланс підприємства чи використати як внесок у статутний капітал підприємства.5.                                    Наявність можливості зареєструвати доменне ім’я в зоні .ua. Відповідно до Правил домена .ua. доменні ім’я надаються тільки власникам відповідних торгових марок, що підтверджується свідоцтвом. Тобто іншим чином, ніж будучи власником торгової марки, зареєструвати доменне імя в зоні . ua неможливо.

В будь-якому випадку, потрібно зазначити, що після реєстрації торгову марку потрібно використовувати. І зберігати докази такого використання. У інакшому разі при невикористанні торгової марки протягом трьох років з моменту реєстрації будь-яка особа може звернутися до суду  із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково, а тому проведена реєстрація торгової марки не буде мати жодного сенсу.

Коли можна зареєструвати торгову марку

Якщо рішення зареєструвати торгову марку прийнято, може залишитися питання: коли можна це зробити? Зареєструвати торгову марку можна в будь-який момент, а у випадку реєстрації торгової марки, власником якої є юридична особа, відповідно з моменту державної реєстрації юридичної особи. Потрібно зазначити, що право зареєструвати  торгову марку має будь-яка особа, об’єднання осіб або їх правонаступники. Є декілька найбільш оптимальних варіантів щодо часу реєстрації торгової марки:

  1. Безпосередньо після створення торгової марки. При реєстрації торгової марки відразу після її створення існує найменший ризик, що хтось неправомірно зареєструє її раніше та таким чином стане її власником. Хоча б тому, що ця торгова марка ще не буде відома широкому загалу. Але існує і «мінус» у даному варіанті – можна зареєструвати торгову марку, але так її і не використовувати (наприклад, тому що зміниться політика підприємства чи воно взагалі не буде працювати після реєстрації торгової марки), у такому випадку реєстрація торгової марки буде марною.
  2. Перед проведенням масових рекламних заходів товарів або послуг, які буде позначати торгова марка. У даному випадку буде наявне законне, зареєстроване право володіння на торгову марку перед її «популяризацією», що дозволить у разі незаконного використання торгової марки іншими особами ефективно захистити своє право власності.
  3. Після того, як товар або послуга, яку позначає торгова марка, стане добре відомим і використовуваним. У даному випадку діє принцип «краще пізно, ніж ніколи». Адже чим популярнішою стає торгова марка, тим більше:
  • зростає вірогідність підроблення товару, послуги, які позначає торгова марка, відповідно і зростає необхідність наявності ефективної можливості захистити право на торгову марку,
  • зростає її вартість, отже, стають вигіднішими деякі способи використання торгової марки (наприклад, надання торгової марки у користування або її відчуження), а для цього потрібно, щоб торгова марка була зареєстрована.

А якщо не….або можливі наслідки відсутності реєстрації торгової марки

Взагалі, наслідки використання торгової марки без її реєстрації прямо протилежні причинам її реєстрації. Головною проблемою при використанні незареєстрованої торгової марки залишається захист прав на торгову марку при незаконному використанні її іншими особами. У таких випадках оптимальним способом захистити своє право на торгову марку є визнання торгової марки добре відомою і заборона використовувати її іншим особам (припинення порушення прав на торгову марку). Визнати торгову марку добре відомою можна відповідно до статтей 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, 25 Закону шляхом звернення до Апеляційної  палати  Державної служби інтелектуальної власності України або до суду з відповідним проханням.

При цьому потрібно мати на увазі, що, по-перше, після визнання торгової марки добре відомою зареєструвати її в Україні неможливо (ст. 6 Закону), по-друге, обсяг прав власника добре відомої торгової марки значно менший, ніж обсяг прав власника зареєстрованої торгової марки (власника свідоцтва на торгову марку). Відповідно до ст. 25 Закону з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. Відповідно, права власника добре відомої торгової марки ідентичні правам особи, яка подала заяву про реєстрацію торгової марки, але її ще не зареєстрували. Чинне законодавство не містить чіткого переліку відмінностей прав власника торгової марки та особи, яка тільки подала заявку на реєстрацію. Проаналізувавши законодавство (безпосередньо статі 5, 16 Закону, статі 495, 1109 ЦКУ), робимо висновок, що власнику добре відомої торгової марки належать ті ж права, що і власнику зареєстрованої торгової марки, окрім права розпоряджатися добре відомою торговою маркою (право надавати дозвіл на використання торгової марки іншим особам та право передавати повністю або частково право власності на торгову марку). Отже, при незаконному використанні торгової марки іншими особами або при реєстрації прав на торгову марку особою, яка не є її власником, для захисту порушених прав власник торгової марки може подати заяву до Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України або до суду з проханням визнати торгову марку добре відомою, заборонити її незаконне використання іншій особі, скасувати свідоцтво на торгову марку. Таким чином, визнання торгової марки добре відомою має сенс при порушенні прав на торгову марку, а при наявності ж питання: чи потрібно реєструвати торгову марку або краще визнати її добре відомою, то, на нашу думку, оптимальніше буде саме зареєструвати торгову марку, так як це надасть власнику торгової марки повний обсяг прав щодо торгової марки, передбачений законом та спростить процедуру захисту прав на торгову марку.

Резюмуючи, зазначимо, що реєстрація торгової марки не є непотрібною формальністю, а є важливою процедурою, яка надасть власнику переваги щодо захисту та використання торгової марки у порівняні з незареєстрованою торговою маркою.

09/02/2012

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.